Se condena a una empresa por infracción de la marca registrada de otra empresa, utilizada como criterio de búsqueda en internet, de tal manera que cuando los usuarios introducían esa marca en el buscador, aparecían enlaces que llevaban a un anuncio de la empresa demandada.

Infracción de marca ajena utilizada como criterio de búsqueda y referenciación en internet

Una empresa dedicada a la prestación de servicios de odontología presenta demanda por uso ilegítimo en la utilización, por parte de otra empresa dedicada a la misma actividad, de su marca registrada en el servicio de referenciación “Google Adwords”.

Los resultados al teclear el nombre de la titular de la marca en el buscador, llevaban a publicidad de la empresa que había contratado con Google la palabra clave, la cual no es la titular de la marca.

🔜 En primera instancia se estimó la demanda, considerando la utilización de la marca registrada como una infracción marcaria de los derechos de su titular, condenando a la demandada al cese de la utilización de esa marca como criterio de búsqueda y enlace en internet con sus propias páginas, al pago de multas coercitivas de 600 euros diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de lo anterior, a una indemnización en la cantidad de 600.000 euros (en aplicación de la regla de la LM art.43.5) por la infracción marcaria y por el daño moral causado, así como a la publicación del fallo de la sentencia en sus páginas web.

En segunda instancia, se confirmaron los pronunciamientos de la sentencia apelada a excepción del pronunciamiento indicando la condena por razón de «competencia desleal», ya que la Ley de competencia desleal no podría proporcionarle ninguna protección especial o adicional distinta de la que ya le proporciona Ley de marcas, así como la imposición de costas a la demandada.

‼️ El TS considera correcta la conclusión alcanzada por la sentencia recurrida, respecto a que se produjo un uso de la marca no consentido por su titular para identificar servicios idénticos, y que este uso menoscaba conocer el origen empresarial de los servicios ofertados. Esto es así, porque la publicidad ofertada apenas permite al usuario medio determinar si los servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero.

Asimismo, el hecho de que el anuncio inicial estuviera encabezado por la marca de la demandante, induce a pensar a los internautas que realicen la búsqueda que los servicios ofertados en la página web tienen una vinculación con la demandante.

RECORDATORIO: Uso de marca ajena en buscadores de Internet (adwords)

La tecnología ha hecho posible que una empresa pueda incorporar referencias a marcas ajenas entre los metadatos de sus páginas web, a efectos de mejorar su posicionamiento en los buscadores de Internet.

El lenguaje HTML, usado para la programación de páginas web, incorpora, entre otros elementos, la información necesaria para que un navegador muestre las páginas del sitio web en cuestión. Su función es proporcionar a los usuarios la información que buscan en la red.

1️⃣ Motor de búsqueda

La finalidad de un motor de búsqueda es recopilar la información que se ofrece en la web, clasificarla y ofrecerla a los usuarios. A tal efecto, los programas informáticos de búsqueda de información tienen en cuenta el título de los sitios web, el contenido de las páginas web visible para los usuarios, las metaetiquetas que describen la información contenida en el sitio web y otros datos relevantes, como los enlaces que conectan desde otros sitios o «deep links».

No obstante, los motores de búsqueda no son infalibles, pues existen las que se conocen como «doorway pages», que son webs destinadas a confundir a los sistemas de búsqueda y clasificación de información con el objeto de redirigir al usuario de forma automática hacia determinado sitio web.

El funcionamiento de los motores de búsqueda es el siguiente:

1)  La empresa que gestiona el motor de búsqueda (Google, Yahoo, Bing, etc) permite a los internautas acceder libre y gratuitamente al motor de búsqueda mediante la introducción de una palabra clave (keyword).

2)  Una vez introducida esa palabra clave, el motor de búsqueda ofrece unos resultados naturales, que se obtienen por la relación existente entre la palabra clave introducida y los sitios web que aparecen en los resultados.

3)  Adicionalmente, con el fin de rentabilizar económicamente el servicio de búsqueda gratuito, las empresas que gestionan estos motores ofrecen un medio de publicidad (en el caso de Google se denomina adwords), en virtud del cual junto a los resultados de la búsqueda se muestran anuncios publicitarios. Estos anuncios aparecen en la misma pantalla de los resultados, y suelen consistir en un mensaje comercial, en su caso con un enlace a la página web del anunciante (advertising link).

4)  Una vez que un anunciante escoge una palabra clave, debe pagar un precio cada vez que un internauta haga «clic» sobre la palabra clave que actúa como enlace promocional que lo redirige a la página web del anunciante.

2️⃣ Uso de marca ajena

El problema legal que se suscita con la publicidad vinculada a los motores de búsqueda es que el anunciante puede elegir libremente las palabras clave que desea utilizar para anunciar sus productos o servicios o para atraer usuarios a su propia página web, y esas palabras clave pueden ser similares e incluso idénticas a marcas registradas, notorias o renombradas.

La cuestión es hallar el equilibrio entre las facultades que corresponden al titular de la marca y el uso que de la misma pueden realizar los terceros, pues el derecho de uso exclusivo de una marca no es absoluto, sino que tiene limitaciones, siendo una de ellas, precisamente, el uso de una marca ajena como palabra clave en un sistema de referenciación de Internet bajo determinados requisitos, como se analiza a continuación.

Según jurisprudencia del TJUE, la regla general es que el uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet constituye una infracción del derecho de marca del legítimo titular, pues el titular de una marca está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando dicho uso se produce en el tráfico económico para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca está registrada (TJUE 22-9-11, C- 323/09, EDJ 207773 -caso Interflora-)

No obstante, el ius prohibendi del titular de una marca está sujeto a ciertos límites, dado que el derecho de exclusiva sobre la marca no es absoluto. En este sentido, se considera que se infringen los derechos de marca ajena cuando el uso de una palabra clave que coincide con esa marca se haga, a su vez, a título de marca, es decir con el fin de identificar en el mercado un determinado producto o servicio.

Suponen supuestos de excepción en los que, de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria acogida por el TS, sí se pueden utilizar marcas registradas como palabras clave para mostrar enlaces patrocinados:

– cuando el uso de la marca no menoscaba la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica. Menoscaba la función de indicación de origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste, o si, por el contrario, proceden de un tercero.

– cuando resulta claro para un usuario medio de internet, que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada, y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la «oficial». La finalidad de este requisito es impedir el riesgo de confusión.